Bundespatentgericht – Anforderungen an den Benutzungsnachweis einer Marke
Im Beschluss vom 14. Juni 2024 (Az. 29 W (pat) 37/20) hatte sich das Bundespatentgericht (BPatG) in einem Markenrechtsstreit zwischen der Marke „Shisha Nil“ und der Widerspruchsmarke „NIL“ neben der Frage der Verwechsungsgefahr vor allem mit der Thematik der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke(n) zu befassen.
Der Sachverhalt: Das DPMA hatte den Widerspruch zunächst insgesamt zurückgewiesen.
Der Streit betraf die Frage, ob die Marke „Shisha Nil“ wegen Verwechslungsgefahr gelöscht werden sollte. Der Beschwerde der Widersprechenden wurde teilweise stattgegeben, was zur Löschung der Marke „Shisha Nil“ für bestimmte Tabakwaren führte, da hier eine Verwechslungsgefahr mit der Marke „NIL“ bestand.
Die Anmelderin der angegriffenen Marke „Shisha Nil“ hatte den sog. „Benutzungseinwand“ erhoben und damit bestritten, dass die Widerspruchsmarken von der Widersprechenden im geschäftlichen Verkehr rechtserhaltend genutzt wurden. Das BPatG bestätigte die rechtserhaltende Benutzung der Marke „NIL“ für Zigaretten und bestimmte Raucherartikel, was zur teilweisen Löschung der Marke „Shisha Nil“ führte. Für andere Waren und Dienstleistungen reichte die Glaubhaftmachung der Benutzung jedoch nicht aus, sodass der Markenschutz in diesen Bereichen eingeschränkt blieb.
Fazit: Das BPatG prüft in der Entscheidung geradezu schulbuchmäßig die Anforderungen an die rechtserhaltende Markenbenutzung in ihren unterschiedlichen Facetten und setzt sich mit den einzelnen Beweismitteln auseinander.
Als Beweismittel werden beim BPatG regelmäßig eidesstattliche Versicherungen (eV) zuständiger Vertreter der Widersprechenden akzeptiert, mit welchen die Benutzung glaubhaft gemacht wird.
Diese Beweismittel haben insbesondere Aussagen zum relevanten Zeitraum, zum relevanten Benutzungsgebiet, Vertriebskanäle, die konkreten Waren und Umsatzzahlen zu treffen.
Des Weiteren sind Abbildungen der benutzten Waren und dazugehörige Dokumentationen, wie Lieferscheine und Rechnungen, mit der eV zu verknüpfen. Die Entscheidung betont die Bedeutung einer klaren und dokumentierten Nutzung der Marke, um den vollen Markenschutz aufrechtzuerhalten.
Praxis-Hinweis: Um Sie im Falle eines Rechtsstreits, wie etwa bei Widersprüchen gegen jüngere Marken, Markenverletzungsstreitigkeiten oder Löschungsanträgen wegen Verfalls, bestmöglich unterstützen zu können, ist eine kontinuierliche Dokumentation der Markennutzung von großer Bedeutung.
Das „NIL“-Verfahren begann noch vor der Neuregelung des Benutzungseinwandes. Alle Fälle nach dem 14.01.2019 werden nach dem neuen Recht behandelt: Wird also der Benutzungseinwand erhoben, hat der Widersprechende nachzuweisen, dass er seine Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der angegriffenen jüngeren Marke benutzt hat.
Markenpflege ist Chefsache! Sorgen Sie für interne Strukturen, die eine geordnete Dokumentation Ihrer Marken sicherstellen, v.a betreffend die erstmalige Benutzungsaufnahme, sammeln Sie Warenmuster, Änderungen in der Gestaltung, Kataloge, sonstige Werbemittel und -aufwendungen, Umsatzzahlen, Rechnungen (Achtung bei Umstellung des internen Warenwirtschaftssystems!), zu Gründen für die Nichtbenutzung oder verspätete Benutzungsaufnahme (Nichtbenutzung wegen Corona-Pandemie reicht u.U. nicht, s. LG München, 33 O 8225/21 – SCHÜTZENLISL) und sorgen Sie für eine kontinuierlich Pflege dieser Daten!
Wir danken Herrn Rechtsanwalt Michael De Zorti herzlich für seinen informativen Beitrag. Wenn Sie Fragen oder rechtliche Anliegen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes haben, können Sie sich jederzeit an Herrn De Zorti wenden. Er steht Ihnen mit seiner Expertise zur Verfügung und berät Sie gerne in allen Angelegenheiten rund um den Schutz Ihres geistigen Eigentums.
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