Farbschutz unter Druck: „Baumarkt-Orange“ vs. „NJW-Orange“

Bei abstrakten Farbmarken sind Gerichte und Markenämter regelmäßig sehr zurückhaltend mit der Zuerkennung des Markenschutzes. Meist wird die für die Eintragung der Marke erforderliche Unterscheidungskraft fehlen, da aus der Farbe allein nicht auf die Herkunft des Produkts geschlossen werden kann.

Es müssen daher besondere Umstände hinzukommen, die sich aus § 8 Abs. 3 MarkenG ergeben: die Verkehrsdurchsetzung.

Zwei aktuelle Entscheidungen zeigen, wie unterschiedlich – und zugleich streng – Gerichte die Verkehrsdurchsetzung von Farbmarken prüfen.

Der Ausgangspunkt

BPatG, 29 W (pat) 24/18 – „Baumarkt-Orange“ – 05.06.2025
Die abstrakte Farbmarke Orange (RAL 2008) für Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Bau- und Heimwerkerartikel wurde im Löschungsverfahren aufgehoben. Das Bundespatentgericht (BPatG) sah die Verkehrsdurchsetzung nicht als hinreichend belegt an.

BGH, I ZB 50/24 – „NJW-Orange“ – 24.04.2025
Hier ging es um die bekannte Orange-Farbmarke des Beck-Verlags für eine juristische Fachzeitschrift (NJW). Der Bundesgerichtshof (BGH) hob die Entscheidung des BPatG auf und verwies die Sache zurück – wegen Mängeln im Umgang mit der Beweiswürdigung zur Verkehrsdurchsetzung.

Im Folgenden habe ich beide Entscheidungen einem Vergleich unterzogen.

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Die zentralen Unterschiede

1. Maßstab der Verkehrsdurchsetzung

BPatG („Baumarkt-Orange“):

• Maßgeblich ist grundsätzlich die Gesamtbevölkerung bei Dienstleistungen des Massenkonsums.
• Ein Kennzeichnungsgrad um 50 % genügt nicht automatisch.
• Stehen sich zwei methodisch vertretbare Gutachten mit deutlich unterschiedlichen Ergebnissen gegenüber, geht dies zulasten des Markeninhabers.
• Die volle Feststellungslast trägt der Markeninhaber – auch wenn das DPMA die Marke ursprünglich eingetragen hatte.

BGH („NJW-Orange“):

• Bestätigt ebenfalls die Beweislast des Markeninhabers.
• Der Fokus liegt jedoch stärker auf der methodischen Integrität der Umfrage.
• Besonders relevant: mögliche Verzerrungsfaktoren, etwa zeitgleich laufende Werbekampagnen.
• Das Gericht beanstandete, dass nicht ausreichend geklärt wurde, ob solche Faktoren die Umfrageergebnisse beeinflusst haben könnten.

Kernunterschied:
Während das BPatG primär die quantitative Aussagekraft (Kennzeichnungsgrad) bewertet, rückt der BGH die qualitative Belastbarkeit der Erhebung in den Vordergrund.

2. Umgang mit der 50 %-Schwelle

• BPatG: Ein knappes Ergebnis um 50 % bietet keine tragfähige Grundlage, insbesondere bei divergierenden Gegengutachten.
• BGH: Die Prozentzahl ist kein Automatismus. Entscheidend ist, ob das Gutachten methodisch sauber und unbeeinflusst zustande kam.

Konsequenz:
Nicht nur die Höhe des Kennzeichnungsgrades zählt – sondern die gerichtsfeste Nachvollziehbarkeit der Erhebung.

3. Einfluss von Werbung und Marktstellung

• BPatG: Marktführerschaft und Werbeaufwendungen können die Umfrage nicht ersetzen.
• BGH: Wenn intensive Werbung im zeitlichen Zusammenhang mit der Befragung steht, muss der Markeninhaber darlegen, dass dies die Ergebnisse nicht verzerrt hat.

Damit verschärft der BGH faktisch die Anforderungen an die Dokumentation und Transparenz der Umstände einer Verkehrsbefragung.

Gesamtbild: Verschärfte Anforderungen an Farbmarken

Beide Entscheidungen zeigen:

• Farbmarken genießen keinen Schutzvorsprung durch Bekanntheit allein.
• Die Verkehrsdurchsetzung muss stabil, eindeutig und methodisch unangreifbar nachgewiesen werden.
• Zweifel gehen zulasten des Markeninhabers.

Der BGH ergänzt:
Nicht nur das Ergebnis der Umfrage, sondern auch deren Entstehungskontext ist beweisrelevant.

Praxis-Implikationen für Unternehmen

Wer Farbschutz beansprucht oder verteidigt, sollte:

1. Deutlichen Abstand zur 50 %-Marke anstreben – 55–60 % bieten erheblich mehr Stabilität.
2. Befragungen strikt neutral konzipieren (keine suggestiven Formulierungen, klare Isolierung der Farbe).
3. Werbekampagnen und Medienpräsenz im Befragungszeitraum dokumentieren und bewerten.
4. Die Markensituation im Wettbewerbsumfeld empirisch absichern.
5. Eine Beweisstrategie entwickeln, die auch einem Gegengutachten standhält.

Fazit

„Baumarkt-Orange“ zeigt die empirische Fragilität von Farbmarken.
„NJW-Orange“ verdeutlicht, dass selbst hohe Bekanntheit keine methodischen Schwächen kompensiert.

Farbschutz bleibt möglich – aber nur bei konsequent durchdachter Beweisführung.

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